深圳比亚迪公司与索尼公司之专利纠纷

一、案件的概要

   深圳比亚迪股份有限公司自1995年成立并涉足电池产业以来，数年之间迅速崛起，成为中国最大的电池生产商，并凭借着巨大成本优势最终成为与日本三洋、索尼相比肩的全球最大电池供应商之一。面对新兴的中国竞争对手，日本同行大企业纷纷采取措施，以期阻止其在国际市场乃至日本市场的壮大发展。

   其中索尼公司于2003年7月在事先没有进行任何警告、谈判的情况下，向东京法院提起民事诉讼，指控比亚迪公司在日本相关展览会上展出的锂电池侵犯了其拥有的发明专利权，要求法院禁止比亚迪的锂电池在日本销售。

   对此，比亚迪公司在日本聘请了知识产权诉讼上知名的律师和专利代理人，充分调查并研究了相关的在先技术文献，向日本特许厅申请索尼的相关专利无效。经两年审核，2005年1月日本特许厅做出裁定，认定索尼的相关专利无效。

   索尼不服，又于同年3月向日本知识产权高等法院提起上诉，要求撤销特许厅的裁定。日本知识产权高等法院经过半年多的审理，最终于2005年11月驳回了索尼的上诉，维持特许厅的无效裁定有效。

   本案历时四年半，最后以比亚迪的全面胜诉、索尼的全面败诉而告终。这是中日企业在高新技术对垒中中国企业的首次胜出，在中日知识产权法实务界影响巨大，尤其对于正在成长壮大、进军国际市场的中国企业具有非常重大的意义。下面具体介绍本案的诉讼情况。

二、法院对相关事实和诉争要点的认定

   由于占有材料的有限，我们在此仅介绍本案在日本知识产权高等法院的审理, 但也为本案中最重要的审理部分（2005年11月7日知识产权高等法院第一部判决）。

   1、 诉讼请求。作为诉讼请求，原告索尼公司向法院要求撤销日本特许厅在2005年1月25日做出的无效裁定。

   2、 对诉讼双方无争议的事实，法院认定如下：

   （1）原告是专利第2646657号的“非水电解液二次电池”专利权人（以下称本案专利）。对于本案专利，原告曾在异议陈述的审理中（2000年4月13日）对本案专利的说明书进行修改。特许厅认可了上述修改，决定维持本案专利。上述修改后的说明书的权利要求1如下：将有机烧成体组成的负极和包含LixMO2（M表示CO或者Ni中至少1种且0．05≦x≦1．10。）的正极以及电解液收纳于容器内，调节上述电解液量而使容器内每1AH容量达到0、4cc以上的空间，具有如上述特征的非电解液二次电池。（2）被告于2004年3月19日，将原告作为被请求人，提起本案专利无效宣告。特许厅受理后，在2005年1月25日做出无效决定。

   3．特许厅裁定无效的理由

   （1）本案发明内容已经记载在被告提出的，相关在先公开的技术文献中。其记载事项为：〈1〉在非电解液和二次电池中由于发生气体的存储而使内压慢慢上升，最终导致电池容器破裂，保险阀作用使电池寿命终了；〈2〉随着空隙的加大，电池容器破裂，保险阀的作用等使储存更多的气体，这里说的气体伴随着充放电而产生，在容器内不被使用而使之依次储存，从而使充放电时间变得长期化。

   因为这是周知的现象，本领域技术人员可以很容易地得到,因此本案

   专利违反专利法29条2项的规定，根据同法123条1项2号应被判定为无效。（2）裁定比较了本案发明与在先发明的相同点和不同点：①相同点，两者都是有机烧成体组成的负极和包含LiCOo2的正极、以及电解液的容器、即非水电解液二次电池；②不同点，本案发明中，就“由调节电解液的容量而使容器内每1AH容量有0、4cc以上的空隙的设置”的描述，而甲1发明没有规定设置这样的空隙。

   4．诉争要点

   （1）原告所主张的撤销理由1, 即“特许厅的裁定就相关发行刊物的公开内容所作的判断有错误”---是否能支持。

   （2）原告所主张的撤销理由2, 即“特许厅的裁定就非水电解液二次电池的电池容器内空隙的大小是否能很容易想到所作的判断有错误”---是否能支持。

三．双方的诉讼主张和法院判决要点

   1、原告的诉讼主张

   针对特许厅的裁定结论，原告提出两点理由来主张应该撤销。

   a、关于撤销理由1

   分析甲1发明的技术内容，认为其封口处根本不存在裁定所认定的没有电解液的空间、也没有相关的纪录。同时，关于在非水电解液二次电池的电池容器内设置空隙这一本案发明的构成特征，认为从诸在先的技术文献上根本得不到任何启示。因此，就甲1等相关文献的公开内容进行认定而得到相反结论的特许厅裁定，原告主张其存在错误，

   b、关于撤销理由2

   因为相关先行文献中根本没有在电池容器中设置“空隙”，所以以设置了空隙为前提、而非水电解液二次电池特许厅所作出的：“一般技术人员都知道鉴于产生的气体累积使内部压力缓缓上升，加大空隙可以推迟安全阀运作，储存更多气体，从而使充放电时间延长”之判断也是错误的。特许厅裁定只是分析本案发明的构成内容得出空隙这一结论，而根本没有从本案申请时同业的技术水平来考虑。所以说，裁定认为非水电解液二次电池的电池容器内空隙大小的设定是很容易想到的，这一判断是错误的。

   2、被告的抗辩

   针对原告方主张，被告认为特许厅裁定是正确的。

   a、关于取消理由1

   特许厅正是仔细斟酌了在本案发明申请时有关电池安全性的技术常识及周知技术，才作出了非水电解液二次电池存在空隙部分的认定。而且，即使确如原告所主张的、相关在先发行刊物的图的空白部分不表示为空隙部分，因为二次电池的电池容器内存在空隙是本案申时同业者的技术常识，本案发明的构成也很容易被想到，所以本案发明很显然不具有专利法意义上的创造创造性。

   b、取消理由2

   为使电池寿命持久，在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分，是同业技术者的技术常识，是很容易想到的。

   3、法院的判决

   a、关于撤销理由1

   分析相关先行发行刊物的记载，可以看出“空白部分”是存在的。而且，从先行来看，在电池容器内设置空隙是本案申请时同业的技术常识。另外，如果就相关发行刊物的图的空白部分进行细究，即使该图只是简单说明的模式图尔没有做相关的具体描绘，也不能以此为依据立即断言没有空白部分，即空隙。因此，可以认为空隙存在，原告的主张不充分，而不能得结论说特许厅裁定对甲1等在先文献公开内容的认定存在错误。

   b、关于撤销理由2

   经过对相关发行刊物进行细致分析，应该理解为：非水电解液二次电池的负极材料外周面和负极管内面之间，至少其一部分中存在着空隙部分。

   同时，通过分析本案发明的构成以及技术意义，可得出结论。即，上述空隙的位置不是设定的，而是由充放电伴随的气体的量而决定的，为了防止因为空隙被设计的过大而导致电池容量低下，要将空隙的上限设置为该电池必要的容量。所以说，本案发明有关空隙的数值0．4cc不具有临界值的意义。而且，在纽扣型非水电解液二次电池中，经充放电过程重复发生电解液的分解，其不断的积蓄会导致密闭型的电池容器内的内压上升从而会使安全性下降。为防止其发生，即防止相关气体的产生而发生漏液或者容器破裂，需要在电池容器内设置空隙部分。这一作法，在本案申请时可以说是同业者的技术常识。

   因此，就在非水电解液二次电池的电池容器内设置规定大小的空隙部分这一要件，特许厅裁定认为其容易被同业技术者想到，这个判断是没有错误的，原告的主张不能支持。

   最后结论，法院认为原告主张的两个取消理由均不充分，同时没有发现取消原特许厅裁定的其他理由。因此，将原告的请求予以驳回，并判定其承担诉讼费用。

四、被告胜诉经验的总结

   本案最终以被告中国企业的全面胜诉而告终，就其成功经验，我们认为，至少可以总结出下面几点。

   （1）同其他在进军海外市场中遭到有竞争关系的外国大企业的知识产权侵权指控的中国企业相比，被告企业既没有临阵退缩、也没有中途妥协，而是选取了法律手段，积极应诉，且坚持到底，从而最终全面的保障了自己的合法权益。

   （2）尽管明知在日本应对日本知名大企业的知识产权侵权起诉，不仅风险大，而且相对中国国内诉讼来说旷日持久、时间成本大，以及聘请律师、调查取证并反复出庭应诉的费用成本也大，但是被告企业不惜斥巨资以聘请日本知名的专业律师和专利代理人（其收费方式往往是严格按小时收取、没有折扣，其最后的费用总额同国内律师费相比往往近于天文数字），以期从正面击败对手的进攻。

   （3）在应诉策略的选择上，被告企业并没有按照对手的节拍、在东京地方法院应诉对方的民事侵权起诉，而是首先向日本特许厅对相关专利提起无效请求，力图从根本上击垮对方所依赖的权利本身。在获得特许厅的有利裁定后，又在知识产权高等法院应诉对方的上诉，从而使对手的专利权利被判决无效，最终就相关产品的进军日本市场，彻底的消除了来自对手的以知识产权侵权为理由的攻击威胁。就首先向特许厅提起无效请求、正确的选定应诉策略这一点来说，恰恰是案件1和案件3的被告方所没有做到的。

   （4） 就对手的专利权利提起无效请求，为支持相关理由，被告企业通过专业律师和专利代理人就大量的相关在先技术文献进行了调查取证，并向特许厅和知识产权高等法院提出、论证，以说明对手的相关专利技术特征在先行技术文献中已经有所披露、且其为同业技术者很容易联想到的技术，因此不具有创造性，属于专利法认定无效的情形。就相关的应诉基础技术材料做好充分、详实的准备工作这一点来说，也正是案件3的被告方所没有做到的。